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Gibt es den Grundsatz des Verschlechterungsverbots auch im zweiseitigen Verfahren vor der EPA Beschwerdekammer?
In dieser zweiten Folge zur Entscheidung G 1/99 beleuchten Fabian Haiböck und Michael Stadler die Antwort der Großen Beschwerdekammer auf die zentrale Vorlagefrage: Darf der nicht beschwerdeführende Patentinhaber ein (unklares) Merkmal streichen, sodass er ohne Beschwerde einzulegen in eine bessere Position gebracht wurde?
Rückblick – worum ging es in der ersten Folge?
Dort ging es um ein europäisches Patent, das ein Verfahren zur Herstellung retroreflektierender Folien betraf – Materialien, die Licht durch mikroskopisch eingekapselte Glaskügelchen gezielt zur Quelle zurücklenken. Das Patent wurde nach Änderungen im Prüfungsverfahren zunächst erteilt und im Einspruchsverfahren in eingeschränkter Fassung aufrechterhalten. Ein darin eingefügtes technisches Merkmal zum thermischen Verhalten des Bindematerials erwies sich jedoch im Beschwerdeverfahren als unklar.
Nur der Einsprechende hatte gegen die erstinstanzliche Entscheidung Beschwerde eingelegt. Der Patentinhaber versuchte daraufhin, das unklare – und einschränkende – Merkmal zu streichen. Dies hätte jedoch zur Folge gehabt, dass der Schutzbereich gegenüber der angefochtenen Fassung erweitert worden wäre.
Vorlagefrage
Muss ein – z.?B. durch Streichung eines einschränkenden Anspruchsmerkmals – geänderter Anspruch zurückgewiesen werden, durch den der Einsprechende und alleinige Beschwerdeführer schlechtergestellt würde als ohne die Beschwerde?
Antwort der Großen Beschwerdekammer – G 1/99
Grundsätzlich gilt das Verbot der reformatio in peius: Der Patentinhaber darf im Beschwerdeverfahren nicht besser gestellt werden, als er es durch die angefochtene Entscheidung bereits war.
Die Große Kammer formulierte jedoch ein Ausnahmeschema für Fälle, in denen das Patent ohne Korrektur widerrufen werden müsste. Der Patentinhaber darf in solchen Fällen:
ursprünglich offenbarte, einschränkende Merkmale aufnehmen,
ausnahmsweise ein ursprünglich offenbartes, aber den Schutzbereich erweiterndes Merkmal aufnehmen (sofern kein Verstoß gegen Art. 123(3) EPÜ),
und nur wenn solche Änderungen nicht möglich sind in letzter Konsequenz das unzulässige Merkmal streichen, sofern dies Art 123 (3) konform ist.
Verfahrensausgang
Die konkrete Anspruchsfassung wurde letztlich mangels erfinderischer Tätigkeit verworfen. Ein anschließender Überprüfungsantrag blieb erfolglos – die Entscheidung markiert das Ende des Falls T 315/97.
Relevanz für die Praxis.
G 1/99 ist ein zentraler Baustein des EPA-Beschwerderechts und definiert die Grenzen der Verteidigungsmöglichkeiten des Patentinhabers, wenn nur der Einsprechende gegen eine Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung Beschwerde führt. Neben materiellen Anforderungen (Art. 123 (2), 123 (3), 84 EPÜ) rü
